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· Basic · Quand breveter ? Ni trop tôt, ni trop tard…
Rubrique coordonnee par Catherine Tastemain
• Basic • Quand breveter? Ni trop tot, ni trop tard ... ...
A
t it re de remarque liminaire, il do it etre clair qu'une telle interrogation suppose qu'il a deja ete repondu a une autre question majeure : doit-on breveter une invention ou bien la maintenir secrete? La decision de deposer une demande de brevet etant prise, cera n'est pas aussi simple qu'il y parait ; deux mterets contradictoires vont en effet guider cette decision.
• Attendre autant que possible••, Plusieurs raisons militent pour repousser la date de depot. Tout d'abord, Ie fait de deposer une demande de brevet declenehe Ie monopole, qui est d'une duree de 20 ans a compter de la date de depot dans la plupart des systernes (Etats-Unis, Canada, Japon et Europe) ; or Ie monopole, qui permet au brevete d'interdire a tout tiers non autorise la reproduction de I'invention brevstee, est surtout interessant lorsque celle-ci est effectivement exploitee, c'est-adire par exemple lorsque Ie produit est mis sur Ie marc he. Avant cela, un certain temps, correspondant a la phase de developpernent est necessaire, Pour certaines inventions, relevant du domaine de la sante par exemple, ce developpement peut durer une dizaine d'annees avant que les autorites administratives n'accordent pour Ie medicament brevete I'autorisation de mise sur Ie marc he. Par aiJIeurs, iI est rare qu'un brevet soit contrefait avant que I'invention ne soit exploitee, et ce avec un succes commercial susceptible d'attirer d'eventuels contrefacteurs. Ainsi, ldealernent Ie brevete a interet a ce que Ie monopole, de toute fac;:on limite dans Ie temps, coincide Ie mieux possible avec I'exploitation de son invention. Deuxierne raison de prolonger I'attente, Ie fait de deposer une demande de brevet declenche egalement la peri ode de 18 mois au terme de laquelle la demande de brevet sera publlee, rendant ainsi Iibrement accessible au public I'enseignement technique de !'invention tel qu'il est contenu dans la description de la demande de brevet; lors de cette publication, dite " aux 18 mois ", les tiers (et done les concurrents du brevete) seront inforrnes de I'invention. La encore, I'interet du brevete est que les concurrents
soient inforrnes Ie plus tard possible de ses nouveaux produits, c'ast-a-dire lors de leur lancement sur Ie marche, Troisierne argument, pendant la phase de developpernent precitee, Ie brevete va mieux connaitre son invention, ce qui l'arnenera a cornger certains de ses defauts, a l'arneliorer, ou encore a trouver des variantes d'execution ou des applications qu'il ne pouvait soupconner a I'origine de I'invention. Si I'on recherche ici encore la solution ideale, on aura interet a breveter une invention seulement partir du moment ou celle-ci sera tout a fait au point. Cet argument est bien sur valable si Ie brevete I'exploite luirnerne mais aussi si I'exploitation se fait par l'intermedlalre d'un licencie ; mais dans ce cas, une autre raison intervient lorsque Ie brevets est non pas un industriel mais un organisme de recherche ou une universite, Si Ie depot de brevet est" premature ", il sera en effet plus difficile de trouver un partenaire industriel qui devra reaIiser toute la phase de developpement, longue et couteuse, avec tous les aleas qui I'accompagnent, sans parlois que la validation scientifique de I'invention n'ait ete reaiisee au moment du depot de la demande de brevet. C'est souvent la un point de difficulte dans Ie transfert de technologie des organismes de recherche vers les industriels : les premiers estiment que ce n'est pas leur role de faire du developpement, les seconds n'etant prets a prendre Ie risque qu'avec un minimum de visibilite...
a
••• , ou au contraire faire vite Une raison essentielle pousse a accelerer ta procedure de depot. II est superllu de rappeler que la concurrence est aussi vive entre industriels qu'entre les equipes de recherche d'organismes publics ou d'universites, surtout dans les technologies de pointe: telecommunications, biotechnologies par exemple. Prenons l'hypothese d'une equipe franc;:aise et d'une equipe arnericaine travaillant sur Ie rnerne sujet ; iI n'est pas rare que ces equipes deposent, chacune de leur cote, une demande de brevet couvrant sensiblement la rnerne invention, ces deux depots pouvant intervenir dans un delai tres
44 BIOFUTUR 189 • Mai 1999
bref, parrots de quelques jours seulement ! Cette situation, qui rappelons-Ie, n'est pas rare, aura des consequences differentes en Europe et aux Etats-Unis. Le systerne european, dit "du premier deposant .., accorde Ie droit au brevet a celui qui depose Ie premier ; ainsi, me me si Ie depot se fait a 24 heures d'inter-valle, c'est celui qui a depose en premier qui obtient Ie monopole, d'ou l'lnteret de deposer des que possible. Un tel systeme prevaut egalement au Japon, au Canada et dans pratiquement tous les pays du monde. Aux Etats-Unis en revanche - et en terrne de rnarche, ce n'est pas Ie moindre pays -, c'est Ie systeme du premier inventeur qui prevaut, c'est-a-dire que Ie monopole reviendra au premier et reel inventeur, quand bien rneme iI n'aurait pas depose en premier. A. ce jeula, les non-Americains ont tres souvent perdu. Quoi qu'il en soit, on peut arriver a une solution ou l'equfpe americalne detiendra Ie monopole aux Etats-Unis, une equipe franc;:aise pouvant detenir sensiblement Ie rnerne monopole ailleurs dans Ie monde : on imagine alsernent les difficultes d'exploitation d'une telle invention! Cet interet deposer rapidement est accru lorsque I'invention provient d'un organisme de recherche ou d'une unlversite, car dans Ie systerne europeen des brevets, toute divulgation anterieure au depot detruit la nouveaute de I'invention, ernpechant toute protection de cette derniere par la voie du brevet. Or, I'une des caracteristiques des chercheurs est leur souci de faire connaitre leur invention aux autres membres de la cornmunaute scientifique internationale. II en va d'ailleurs de leur propre evaluation par leurs pairs, un scientifique etant encore essentiellement juge a I'aune de ses publications. On peut regretter que Ie brevet ne soit pas considere comme une publication au sens retenu par les comites d'evaluatlon des chercheurs. Cette situation, ou il y a urgence a proteqer une invention en raison de sa divulgation imminente, presente un double inconvenient pour I'organisme charge de proteqer cette invention : d'une part, Ie depot va se faire dans la precipitation, avec tous les risques que cela com porte et Ie surcout qui s'y
a
rattache ; et d' autre part, iI se fera a un stade tres precoce de I'invention, c'est-a-dire a un moment ou la validation scientifique n'est pas forcernent effectuee, ce qui rendra tres difficile Ie transfert aupres d'un autre industriel, com me eela a ete indique precedernrnent,
• Delai de grace Une telle situation pourrait certes etre amelioree en formant davantage les chercheurs aux problernes de propriete industrielle et notamment de brevet ; toutefois cela ne serait pas suffisant pour reqler Ie problems. II ne s'agit pas de faire de ces chercheurs des specialistes, qui I'on demanderait de distinguer ce qui est divulgable de ce qui ne I'est pas. Ce role incombe aux specialistes en brevets formes cet effet. En outre, certaines inventions, pour etre correctement protegees, doivent donner lieu a des essais qu'il n'est pas toujours possible de garder secrets (essais en champs, en grandeur nature, ou aupres de patients... ). D'ou divulgation, annulant la aussi la nouveaute de I'invention. lndependarnrnent de la formation des chercheurs, qui est a l'evldence indispensable, it conviendrait de mener d'autres reflexions visant a assurer une protection optimale des inventions ayant fait I'objet d'une divulgation, accidentelle ou inevitable, par I'inventeur. Une forme d'auto-lrnmunite (egalement denornmee delai de grace), sans resoudre toutes les difficultes, permettrait au moins une meiJIeure protection de nos inventions. II est noter qu'un tel regime fonctionne dans de nombreux pays, dont certains (Canada, Japon ... ) connaissent, com me l'Europe, Ie systerne du premier deposant qu'il n'est pas envisageable d'abandonner au profit du systerne americaln de premier inventeur. Ainsi, Ie deposant devra se determiner en fonction de ces interets contradictoires avant d'effectuer Ie depot de sa demande de brevet, rnerne si, parlois, it n'a pas Ie choix, en raison par exemple d'une divulgation tres proche de la part de I'inventeur. •
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Alain Gallochat, Directeur juridique, Institut Pasteur
• Basic • Quand breveter? Ni trop tot, ni trop tard ... ...
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t it re de remarque liminaire, il do it etre clair qu'une telle interrogation suppose qu'il a deja ete repondu a une autre question majeure : doit-on breveter une invention ou bien la maintenir secrete? La decision de deposer une demande de brevet etant prise, cera n'est pas aussi simple qu'il y parait ; deux mterets contradictoires vont en effet guider cette decision.
• Attendre autant que possible••, Plusieurs raisons militent pour repousser la date de depot. Tout d'abord, Ie fait de deposer une demande de brevet declenehe Ie monopole, qui est d'une duree de 20 ans a compter de la date de depot dans la plupart des systernes (Etats-Unis, Canada, Japon et Europe) ; or Ie monopole, qui permet au brevete d'interdire a tout tiers non autorise la reproduction de I'invention brevstee, est surtout interessant lorsque celle-ci est effectivement exploitee, c'est-adire par exemple lorsque Ie produit est mis sur Ie marc he. Avant cela, un certain temps, correspondant a la phase de developpernent est necessaire, Pour certaines inventions, relevant du domaine de la sante par exemple, ce developpement peut durer une dizaine d'annees avant que les autorites administratives n'accordent pour Ie medicament brevete I'autorisation de mise sur Ie marc he. Par aiJIeurs, iI est rare qu'un brevet soit contrefait avant que I'invention ne soit exploitee, et ce avec un succes commercial susceptible d'attirer d'eventuels contrefacteurs. Ainsi, ldealernent Ie brevete a interet a ce que Ie monopole, de toute fac;:on limite dans Ie temps, coincide Ie mieux possible avec I'exploitation de son invention. Deuxierne raison de prolonger I'attente, Ie fait de deposer une demande de brevet declenche egalement la peri ode de 18 mois au terme de laquelle la demande de brevet sera publlee, rendant ainsi Iibrement accessible au public I'enseignement technique de !'invention tel qu'il est contenu dans la description de la demande de brevet; lors de cette publication, dite " aux 18 mois ", les tiers (et done les concurrents du brevete) seront inforrnes de I'invention. La encore, I'interet du brevete est que les concurrents
soient inforrnes Ie plus tard possible de ses nouveaux produits, c'ast-a-dire lors de leur lancement sur Ie marche, Troisierne argument, pendant la phase de developpernent precitee, Ie brevete va mieux connaitre son invention, ce qui l'arnenera a cornger certains de ses defauts, a l'arneliorer, ou encore a trouver des variantes d'execution ou des applications qu'il ne pouvait soupconner a I'origine de I'invention. Si I'on recherche ici encore la solution ideale, on aura interet a breveter une invention seulement partir du moment ou celle-ci sera tout a fait au point. Cet argument est bien sur valable si Ie brevete I'exploite luirnerne mais aussi si I'exploitation se fait par l'intermedlalre d'un licencie ; mais dans ce cas, une autre raison intervient lorsque Ie brevets est non pas un industriel mais un organisme de recherche ou une universite, Si Ie depot de brevet est" premature ", il sera en effet plus difficile de trouver un partenaire industriel qui devra reaIiser toute la phase de developpement, longue et couteuse, avec tous les aleas qui I'accompagnent, sans parlois que la validation scientifique de I'invention n'ait ete reaiisee au moment du depot de la demande de brevet. C'est souvent la un point de difficulte dans Ie transfert de technologie des organismes de recherche vers les industriels : les premiers estiment que ce n'est pas leur role de faire du developpement, les seconds n'etant prets a prendre Ie risque qu'avec un minimum de visibilite...
a
••• , ou au contraire faire vite Une raison essentielle pousse a accelerer ta procedure de depot. II est superllu de rappeler que la concurrence est aussi vive entre industriels qu'entre les equipes de recherche d'organismes publics ou d'universites, surtout dans les technologies de pointe: telecommunications, biotechnologies par exemple. Prenons l'hypothese d'une equipe franc;:aise et d'une equipe arnericaine travaillant sur Ie rnerne sujet ; iI n'est pas rare que ces equipes deposent, chacune de leur cote, une demande de brevet couvrant sensiblement la rnerne invention, ces deux depots pouvant intervenir dans un delai tres
44 BIOFUTUR 189 • Mai 1999
bref, parrots de quelques jours seulement ! Cette situation, qui rappelons-Ie, n'est pas rare, aura des consequences differentes en Europe et aux Etats-Unis. Le systerne european, dit "du premier deposant .., accorde Ie droit au brevet a celui qui depose Ie premier ; ainsi, me me si Ie depot se fait a 24 heures d'inter-valle, c'est celui qui a depose en premier qui obtient Ie monopole, d'ou l'lnteret de deposer des que possible. Un tel systeme prevaut egalement au Japon, au Canada et dans pratiquement tous les pays du monde. Aux Etats-Unis en revanche - et en terrne de rnarche, ce n'est pas Ie moindre pays -, c'est Ie systeme du premier inventeur qui prevaut, c'est-a-dire que Ie monopole reviendra au premier et reel inventeur, quand bien rneme iI n'aurait pas depose en premier. A. ce jeula, les non-Americains ont tres souvent perdu. Quoi qu'il en soit, on peut arriver a une solution ou l'equfpe americalne detiendra Ie monopole aux Etats-Unis, une equipe franc;:aise pouvant detenir sensiblement Ie rnerne monopole ailleurs dans Ie monde : on imagine alsernent les difficultes d'exploitation d'une telle invention! Cet interet deposer rapidement est accru lorsque I'invention provient d'un organisme de recherche ou d'une unlversite, car dans Ie systerne europeen des brevets, toute divulgation anterieure au depot detruit la nouveaute de I'invention, ernpechant toute protection de cette derniere par la voie du brevet. Or, I'une des caracteristiques des chercheurs est leur souci de faire connaitre leur invention aux autres membres de la cornmunaute scientifique internationale. II en va d'ailleurs de leur propre evaluation par leurs pairs, un scientifique etant encore essentiellement juge a I'aune de ses publications. On peut regretter que Ie brevet ne soit pas considere comme une publication au sens retenu par les comites d'evaluatlon des chercheurs. Cette situation, ou il y a urgence a proteqer une invention en raison de sa divulgation imminente, presente un double inconvenient pour I'organisme charge de proteqer cette invention : d'une part, Ie depot va se faire dans la precipitation, avec tous les risques que cela com porte et Ie surcout qui s'y
a
rattache ; et d' autre part, iI se fera a un stade tres precoce de I'invention, c'est-a-dire a un moment ou la validation scientifique n'est pas forcernent effectuee, ce qui rendra tres difficile Ie transfert aupres d'un autre industriel, com me eela a ete indique precedernrnent,
• Delai de grace Une telle situation pourrait certes etre amelioree en formant davantage les chercheurs aux problernes de propriete industrielle et notamment de brevet ; toutefois cela ne serait pas suffisant pour reqler Ie problems. II ne s'agit pas de faire de ces chercheurs des specialistes, qui I'on demanderait de distinguer ce qui est divulgable de ce qui ne I'est pas. Ce role incombe aux specialistes en brevets formes cet effet. En outre, certaines inventions, pour etre correctement protegees, doivent donner lieu a des essais qu'il n'est pas toujours possible de garder secrets (essais en champs, en grandeur nature, ou aupres de patients... ). D'ou divulgation, annulant la aussi la nouveaute de I'invention. lndependarnrnent de la formation des chercheurs, qui est a l'evldence indispensable, it conviendrait de mener d'autres reflexions visant a assurer une protection optimale des inventions ayant fait I'objet d'une divulgation, accidentelle ou inevitable, par I'inventeur. Une forme d'auto-lrnmunite (egalement denornmee delai de grace), sans resoudre toutes les difficultes, permettrait au moins une meiJIeure protection de nos inventions. II est noter qu'un tel regime fonctionne dans de nombreux pays, dont certains (Canada, Japon ... ) connaissent, com me l'Europe, Ie systerne du premier deposant qu'il n'est pas envisageable d'abandonner au profit du systerne americaln de premier inventeur. Ainsi, Ie deposant devra se determiner en fonction de ces interets contradictoires avant d'effectuer Ie depot de sa demande de brevet, rnerne si, parlois, it n'a pas Ie choix, en raison par exemple d'une divulgation tres proche de la part de I'inventeur. •
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Alain Gallochat, Directeur juridique, Institut Pasteur